Decisão do STJ indica natureza do prazo da ação anulatória de registro

Em 11 de dezembro de 2018 foi publicada decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial nº 1.368.772, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva que entendeu que o prazo de que trata o artigo 174, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) para propositura da ação de nulidade de registro é prescricional.

A decisão reformou entendimento do TJ/RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) e também caminha em dissonância com o que expressou o Presidente do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) em recente palestra no congresso da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) deste ano, que haviam concluído pela natureza decadencial do prazo.

O tema é bastante polêmico, há decisões do TRF2 que defendem que o prazo é decadencial. Por outro lado, o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em sua decisão, menciona precedente do antigo Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Massami Uyeda, RESP nº 899.839, que também entendeu que o prazo é prescricional:

“Inicialmente, registra-se que, ao contrário do que sustenta a ora recorrente, GEOPLAN – ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, de que o prazo em estudo seria decadencial, bem de ver que, na verdade, cuida-se de prazo prescricional, nos termos do que dispõe o art. 174 da Lei de Propriedade Industrial, in verbis: “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”

A definição se o prazo é prescricional ou decadencial é bastante relevante, pois o INPI leva cerca de 03 (três) anos para apreciar um pedido de nulidade. Caso fique definido que o prazo é prescricional, a prescrição ficaria suspensa até a definição do processo administrativo de nulidade.

Cumpre salientar que cabe recurso da decisão do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, cabendo à Terceira Turma o julgamento desse recurso. Há de se considerar, dessa forma, que a decisão que teve como relator o Ministro Massami Uyeda foi proferida também na Terceira Turma e acompanhada pelos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi, que ainda a compõe. Nesse sentido, há grandes chances que haja uma pacificação do tema em torno da natureza prescricional.

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