Protocolo de Madrid: O que é e como funciona?

O Protocolo de Madrid é um tratado relativo ao registo internacional de marcas e administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, Suíça. A cobertura do tratado alcança atualmente 120 países e a adesão do Brasil é esperada para 2019/2020.

A participação do Brasil no tratado é importante para que o país possa fazer valer e defender seus próprios interesses numa economia globalizada, além de proporcionar uma segurança jurídica de padrão internacional que garante à empresa, tanto nacional como estrangeira, proteção contra falsificações, pirataria e apropriações de má fé, melhorando também, a imagem do país no exterior e estimulando uma maior exportação de produtos nacionais.

Em linhas gerais, o Protocolo de Madrid é um sistema de processamento de pedidos de marcas, simplificado, unificado, centralizado e operado com uma única moeda e idioma, permitindo aos titulares de uma maneira muito mais econômica, solicitar a extensão da proteção da sua marca simultaneamente em todos os países signatários do acordo, através de um único pedido, feito perante o escritório nacional do país de origem.

Como utilizar o Protocolo a seu favor?

A OMPI oferece uma plataforma completa e de fácil acesso ao usuário para efetuar buscas de anterioridades, além de depositar, monitorar e principalmente gerenciar de forma prática e eficaz, seus pedidos nos países designados.

No caso do Brasil, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) é o escritório responsável por verificar se o pedido cumpre com todas as exigências para o depósito, inclusive a adequada classificação dos produtos e serviços conforme a Classificação Internacional de Nice (NCL), e encaminhar a solicitação do “Pedido Internacional” à Secretaria Internacional da OMPI.

Vale ressaltar que a Secretaria Internacional apenas notifica a entrada do Pedido Internacional aos países designados, não sendo responsável por decidir a elegibilidade da proteção em cada um deles. É dos escritórios nacionais designados a responsabilidade de examinar o pedido de registro de acordo com sua legislação, de forma a não afetar a sua soberania.

Atualmente, para se obter um registro de marca no exterior, ou uma empresa estrangeira obter o registro de sua marca no Brasil, são necessários diferente procedimentos e documentos como a contratação de correspondentes, procuração, legalização, apostilamento, cópia certificada da prioridade, tradução, pagamento de taxas e honorários de cada país ao qual se deseja a extensão dos direitos da marca, ocasionando um custo alto e desestimulador, especialmente para o cliente nacional.

Com a centralização do Pedido Internacional em um só organismo, alguns desses requerimentos são dispensados e toda a documentação e pagamento de taxas fica resumido em um único pedido de depósito, o qual deve ser realizado através de um “Pedido-Base” ou “Registro-Base”.

Ao receber o Pedido Internacional, a Secretaria Internacional realiza um exame formal concedendo um prazo de 3 meses para o escritório de origem sanar qualquer irregularidade. Somente então a marca é registrada no Registro Internacional e publicada na Gazeta Oficial.

Após a notificação por parte da Secretaria Internacional, cada país designado deverá examinar dentro de um período de 18 meses (sob pena de deferimento automático) o Pedido Internacional do mesmo modo que se examina um pedido de registro nacional, podendo anular, recusar, limitar, invalidar, etc. Se forem encontradas ou apresentadas razões para qualquer objeção ao pedido, o escritório nacional poderá declarar uma “recusa provisória”, estendendo-se desta forma o prazo para a decisão sobre o Pedido Internacional.

Cabe notar que os procedimentos de manifestação, revisão, recurso ou ação por infração são tratados diretamente entre o titular do pedido e o escritório nacional da parte contratante, sem nenhuma participação da OMPI, além da notificação da recusa.

Uma vez finalizado todos os procedimentos cabíveis, o escritório nacional designado deve enviar à Secretaria Internacional da OMPI uma declaração informando se o pedido foi aceito (total ou parcialmente) ou retirado. A proteção concedida é a mesma de uma marca nacional e fica valendo a partir da data do depósito internacional ou a partir da data de uma designação posterior.

Já concedido, o “Registro Internacional” fica dependente da “marca base” por um período de 5 anos a partir da data do Registro Internacional, tornando-se desta forma vulnerável a um possível “Ataque-Central”. Isto quer dizer que, se a “marca base” perder sua proteção, o Registro Internacional e suas designações também ficarão sem efeito. Neste caso, existe um prazo de 3 meses para a “nacionalização” do Registro Internacional. Por isso é necessária muita cautela na escolha do pedido/registro base.

Situação no Brasil

Para corrigir algumas inconsistências no Protocolo de Madrid, está em discussão o Projeto de Lei n.º 10.920/18 para alterar a atual Lei de PI n.º 9.279/96 de forma que nacionais e estrangeiros estejam submetidos às mesmas regras, como a obrigatoriedade da declaração de uso, a possibilidade de cotitularidade, o sistema multiclasses, o deferimento automático, a revogação do artigo 135, entre outros.

Tanto os titulares e agentes/advogados, como o próprio INPI, deverão passar por um período de muito estudo e preparação para que a implantação do sistema do Protocolo de Madrid no Brasil seja efetiva. A previsão do INPI é que a nova sistemática comece a funcionar em outubro deste ano.