Impacto da declaração de Alto Renome às demais marcas registradas pelo INPI

27/09/2019

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I – Sistema de aquisição de direitos sobre a marca.

A propriedade de uma marca é adquirida por meio do registro perante a Autarquia competente, sendo este sistema de proteção conhecido como Atributivo de Direito. Isto porque a propriedade de determinada marca é atribuída a alguém por meio do Certificado de Registro validamente expedido pelo INPI.²

Um outro sistema adotado de aquisição de direitos, mas que aos poucos perdeu forças “em razão das dificuldades práticas decorrentes da valoração do primeiro uso como suporte fático de direitos”³ é o denominado Declarativo, por meio do qual a propriedade resulta do primeiro uso e o registro passaria a ter a mera finalidade homologatória.

Assim, considera-se atualmente que apenas detém o direito exclusivo sobre a marca e, consequentemente, sua propriedade, aquele quem primeiro a levou para registro.

No entanto, tal instituto comporta exceções, que tratam justamente sobre o usuário anterior. Nesse sentido, terá prioridade ao registro aquele que, pelo menos seis meses da data do depósito do pedido de registro, usava no país marca idêntica ou semelhante, para distinguir produto idêntico ou afim.⁴

Claro que para obter esta prioridade fundamentada no uso anterior, o interessado deverá obedecer a alguns requisitos instituídos pelo próprio INPI, sendo que o primeiro deles é requerer o registro da marca já em uso e, por conseguinte, se opor à marca idêntica/semelhante, requerendo o direito de precedência e juntando documentos aptos a comprovar o uso anterior.⁵

I.I – Princípio da Especialidade.

A proteção para as marcas está restrita aos produtos ou serviços que assinalam, isto é, está limitada ao ramo de atividade do titular e é sobre isto que trata o Princípio da Especialidade.

Segundo Denis Borges BARBOSA, “um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa”⁶

Nessa mesma esteira, Lélio Denicoli SCHMIDT esclarece que “o princípio da especialidade permite a coexistência de marcas não necessariamente porque suas classes sejam diversas, mas porque não há identidade, semelhança ou afinidade entre produtos ou serviços que designam (art. 124, XIX, da LPI)”⁷

Isto significa que os produtos ou serviços identificados pelas marcas são responsáveis por outorgar um limite de proteção. Assim, marcas idênticas ou semelhantes podem ser registradas e consequentemente conviver entre si quando são aplicadas em segmento diverso da indústria ou do comércio.

Ocorre que este princípio da especialidade também sofre uma exceção, que é justamente decorrente da declaração de Alto Renome de marcas assim consideradas.

I.II – Exceção ao Princípio da Especialidade.

Como toda regra, o Princípio da Especialidade também comporta uma exceção, que é justamente as marcas consideradas de alto renome.

Nestes casos, a proteção adquirida pela marca se estenderá a todos os ramos de atividade, conforme disposição legal do artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial.⁸

Isso porque a marca que atinge este patamar goza de um reconhecimento angariado ao longo do exercício da atividade, se tornando, por conseguinte, uma referência não apenas no segmento em que está inserida, mas sendo lembrada por uma quantidade considerável de pessoas.

O INPI disponibiliza uma lista de marcas que obtiveram a declaração de Alto Renome⁹, a saber: ‘FUSCA’; ‘TOYOTA’; ‘VIVO’; ‘CLARO’, ‘SKOL’, ‘DANONINHO’, dentre outras.

O requerimento para declaração Alto Renome deve obedecer às diretrizes instituídas pelo INPI, e o requerente deve comprovar uma série de circunstâncias, como: a) extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior; b) perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços que a marca se aplica; c) meios de comercialização da marca no Brasil; d) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos, dentre outros fatores previstos na Resolução INPI n.º 107/2013, atualizada pela Resolução INPI n.º 172/2016.

Além disso, as resoluções do INPI ainda estabelecem como requisitos para a concessão do alto renome que a marca tenha um grau de distintividade e exclusividade, bem como seja reconhecida por ampla parcela do público brasileiro em geral.

Deste modo, constata-se que somente após cumprir estes requisitos e com a comprovação dos fatos definidos pelo INPI, é que a marca fará jus à proteção especial de que trata o artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial.

II – Aspectos relevantes sobre marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome.

Há ainda na Lei da Propriedade Industrial uma diferenciação entre as marcas denominadas de alto renome e aquelas entendidas como notoriamente conhecidas. Segundo a legislação, as marcas de alto renome possuem proteção especial em todos os ramos de atividade, enquanto que as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção especial, quando, independentemente de depósito ou registro no Brasil, possuírem notoriedade em seu ramo de atividade.

Para Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO, “as marcas notoriamente conhecidas são objeto de uma proteção definida na lei como especial (…). Ela é assim definida porque somente as marcas registradas são objeto de direito de propriedade no sistema atributivo da Lei 9.279/96 e o dispositivo em exame estabelece que a proteção especial incida independentemente de a marca estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”¹⁰

Em suma, a marca notoriamente conhecida também possui proteção especial, pois independe do depósito ou registro em território nacional. Porém, esta proteção não abarca todos os ramos de atividade como ocorre com aquelas definidas como de alto renome.

Para o caso em questão, serão avaliadas as marcas de alto renome – já que estas são entendidas como exceção ao princípio da especialidade – e estudadas as possibilidades de sua declaração impactar nos registros já concedidos para marcas idênticas ou semelhantes nos mais variados segmentos de produtos ou serviços.

III – Análise do impacto da declaração do Alto Renome sobre as marcas idênticas ou semelhantes já registradas.

Conforme delineado, a declaração do alto renome é um instituto previsto na Lei da Propriedade Industrial, através do qual se concede proteção especial para determinada marca que adquiriu certa e comprovada notoriedade. Nesse sentido, independentemente de a marca ter sido registrada em todos os segmentos de atividade, ao atingir este nível de reconhecimento sua proteção se estenderá a todas as classes de produtos ou serviços.¹¹

A partir disso surge a importância de se avaliar o impacto que esta proteção especial e o alto grau de notoriedade teriam sobre os registros já concedidos a titulares diversos, para marca igual ou semelhante.

Tal necessidade de avaliação deriva do fato de que a marca não adquire notoriedade de forma instantânea, mas “decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, e que varia com a passagem do tempo e com a mudança das circunstâncias”.¹² Assim, uma situação fática em que marcas semelhantes estão convivendo, cada qual no seu segmento mercadológico, poderia ser modificada ao passo que uma delas passaria a ter notoriedade e vir a atingir o status de alto renome perante o INPI.

Uma vez concedida pelo INPI esta proteção especial, todas as marcas idênticas ou semelhantes que, por conseguinte, sejam apresentadas para registro, serão evidentemente negadas de ofício pelo Instituto, ou como consequência da interferência do titular da marca renomada.

Todavia, é importante avaliar se a aplicação desta proteção especial poderia desconstituir um registro anteriormente concedido a terceiros para marca semelhante ou idêntica em qualquer segmento de atividade. Isto porque o alto renome impactaria na proteção exclusiva perante todas as classes de produtos e serviços.

A marca trilha um caminho assaz longo, durante o qual qualquer terceiro que se sinta prejudicado com sua existência poderá adotar medidas pertinentes para evitar o registro. Além disso, encontra-se submetida ao crivo técnico do INPI, que poderá indeferi-la de ofício na hipótese de encontrar marcas anteriores semelhantes.

Todo este procedimento tem por finalidade: garantir a tramitação válida do pedido de registro; obedecer ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa; possibilitar a aquisição da exclusividade; bem como atribuir o mínimo de segurança jurídica que se espera do registro. Portanto, após enfrentar todas estas fases e uma vez concedido o registro, este assegurará ao titular a propriedade, ou melhor, o direito de uso exclusivo sobre a marca registrada.

Portanto, devemos analisar duas situações fáticas que surgem do mesmo modo. Duas marcas idênticas que estão registradas em segmentos distintos de atividades. Ambas tramitam normalmente e recebem o registro do INPI, no entanto, uma das marcas adquire a proteção especial e a outra não. Nesse caso, é possível considerar que a marca que obteve a declaração de alto renome, passando a ter proteção em todos os ramos de atividade, seria capaz de anular o outro registro?

Considerando a situação fática acerca dos processos que as marcas enfrentam para ser registradas, bem como as disposições do ordenamento jurídico interno, inevitável considerar que a declaração do alto renome a uma marca seria incapaz de desconstituir um registro já outorgado pelo INPI, uma vez que este é objeto de direito já adquirido e, até atingir este patamar, a marca enfrenta todo o crivo técnico do INPI e também as impugnações de terceiros.

Ao avaliar o quadro fático atualmente existente no INPI, deparamo-nos com a marca “VIVO” registrada em nome da Volkswagen do Brasil (200050630); a marca “TIGRE” registrada em nome de diversas empresas, como J. Vanelli & Cia. (006942520), Máquinas Tigre S.A. (810509318), UPL do Brasil Ind. e Com. (825167370), Indústria Pernambucana de Alumínio (903135469); a marca “DONA BENTA”, registrada em nome de Companhia Editora Nacional; a marca “CLARO”, registrada em nome de Minasçucar S.A. (827042213); a marca “GAROTO”, registrada em nome de Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Ltda. (006017860); a marca “VIGOR”, registrada em nome de Vigor Saúde Animal Ind. e Com. De Produtos Veterinários Ltda. (005000971); a marca “NATURA”, registrada em nome de Natura Financiadora S/A (815366175).

Todas estas marcas em destaque foram declaradas de alto renome, porém, não para estes titulares. Tais marcas foram reconhecidas como possuidoras de proteção especial, mas para empresas diversas, a saber: Telefônica Brasil S.A. (Vivo); Tigre S/A – Tubos e Conexões (Tigre); J. Macêdo S.A. (Dona Benta); Claro S.A. (Claro); Chocolates Garoto S.A. (Garoto); Vigor Alimentos S.A. (Vigor); Natura Cosméticos S.A. (Natura).

Diante do exposto e verificando os precedentes administrativos do INPI, constata-se que algumas marcas hoje reconhecidas como de alto renome convivem com outras idênticas, fato este que ampara o raciocínio de que a concessão da proteção especial não é suficiente para desconstituir um registro anterior.

É evidente que o titular de uma marca declarada como de alto renome procurará restringir a existência de marcas idênticas ou semelhantes. Todavia, esta restrição se aplicará a pedidos de registro feitos após a concessão da proteção especial, não atingindo as marcas, porém, já concedidas.

Isto porque as marcas já registradas são objeto de direito adquirido e a declaração de alto renome não poderia ser usada como fundamento para anular um registro já outorgado pelo INPI, sob pena de estar, deste modo, privilegiando as empresas que possuem maior poderio econômico ao ponto de lançar suas marcas a um patamar elevado de reconhecimento por meio de estratégias de propaganda e marketing.

Como dito, o reconhecimento do alto renome não é instantâneo, mas o interessado em adquirir esta forma de proteção para sua marca deverá, em primeiro plano, fazer vultosos investimentos para tornar a marca consolidada diante do público. Em seguida, necessário comprovar o status atingido pela marca diante dos consumidores, bem como outros fatores exigidos pelo INPI.

É evidente que muitas empresas almejam elevar sua marca a um grau de proteção especial como esta prevista pela Lei da Propriedade Industrial, no entanto, não possuem a capacidade financeira e de investimento para atingir estes objetivos.

E, claramente, tais entidades não poderiam ser prejudicadas frente ao avanço estratégico de outras marcas idênticas que, ao contrário, foram se destacando gradativamente em decorrência dos investimentos e estratégias adotadas pelo seu titular.

Alguns remédios jurídicos e administrativos podem ser utilizados pelo titular de uma marca de alto renome para retirar do convívio outras marcas idênticas ou semelhantes, e a mais comum destas estratégias é a caducidade. Por este instituto, é necessário que o uso de uma marca atacada seja sempre comprovado, sob pena de, conforme as disposições do artigo 143 da Lei da Propriedade Industrial, restar caduca e, consequentemente, extinta.

Outras estratégias passíveis de serem utilizadas pelo titular da marca de alto renome são instaurar processo administrativo de nulidade contra os registros já concedidos (observado o prazo de 180 dias a contar da concessão) e propor a ação de nulidade de registro (observado o prazo de 5 anos a contar da concessão). Afora estas medidas, ainda há aquelas adotadas perante a Justiça Estadual acerca do uso indevido de marca alheia ou prática de concorrência desleal.

Mas ainda que existam diversas estratégias para combater as marcas já registradas, não é possível considerar que apenas a declaração do alto renome serviria como base para desconstituir um registro já concedido. Cada caso será analisado de acordo com suas peculiaridades, logo, existindo a prática de concorrência desleal, o infrator poderá ser penal e civilmente punido ou, deixando uma marca de ser utilizada, seu registro poderá ser extinto por caducidade.

Todavia, uma marca já registrada pelo INPI não perderá tal status apenas pelo fato de que um terceiro adquiriu a proteção do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial. Utilizar o Alto Renome para anular o registro de uma marca seria transpor os limites do ordenamento jurídico interno e desprezar a igualdade de direitos, fazendo com que prevaleça aquele que comprovar ser economicamente mais forte.

IV – Conclusões.

Diante desta narrativa e da análise dos precedentes do INPI, é possível concluir que o titular de uma marca considerada de alto renome deverá suportar o ônus da convivência entre sua marca e as anteriores já registradas, e, de fato, é isto que ocorre com as marcas já decididas pelo INPI.

Neste cenário, a marca “VIVO” da Volkswagen, convive com a marca “VIVO” (alto renome) em nome da Telefônica Brasil S.A.; a marca “VIGOR”, em nome da Vigor Saúde Animal convive com a marca “VIGOR” (alto renome) de titularidade da Vigor Alimentos S.A. e assim por diante.

Nota-se que o segmento de atividade entre uma e outra marca é diferente (Veículos x Telefonia) ou (Saúde Animal x Produtos Lácteos). Porém, interessante ressaltar que a marca de alto renome, após atingir este patamar, passa a ter proteção especial em todos os segmentos, tanto que as novas marcas depositadas são prontamente indeferidas pelo INPI independentemente do segmento no qual se encontra.

Mas, ao que tudo indica, a convivência entre estas marcas, indistintamente das suas condições, é medida que se impõe. Até porque, permitir a convivência de marcas já registradas com aquelas que alcançam o alto renome é uma decisão isonômica do INPI, que obedece aos princípios legais e ao direito já adquirido.

¹ Fabio Lima Leite – é bacharel em direito pela Universidade São Judas Tadeu e pós graduando em Propriedade Intelectual pela Escola Superior de Advocacia. É advogado no VilelaCoelho Sociedade de Advogados, e presta assessoria jurídica e consultoria nas questões atinentes à defesa e proteção dos ativos imateriais, como marcas, patentes, desenhos industriais e congêneres.

² Lei da Propriedade Industrial – Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional (…)”

³ Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO menciona nesse sentido: “O sistema declarativo de aquisição de direitos sobre a marca foi progressivamente abandonado em todo o mundo, em razão das dificuldades práticas decorrentes da valoração do primeiro uso como suporte fático de direitos.”

⁴ Lei da Propriedade Industrial – Art. 129, § 1º – “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6(seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

⁵ Resolução INPI/PR 177/2017 – Manual de Marcas – Item 5.12.6

⁶ Barbosa, Denis Borges. A Especialidade das Marcas. 2002. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/72.doc

⁷ Schmidt Lélio Denicoli. A Distintividade das Marcas. 2013. Saraiva.

⁸ Lei da Propriedade Industrial – Art. 125. “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

⁹ Marcas de alto renome concedidas no Brasil. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marcas-de-alto-renome

¹⁰ Cf. Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO, Manual de direito das Marcas. 2007. Pillares, p. 41

¹¹ Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO menciona nesse sentido: … “[a marca] pode distinguir produtos ou serviços em todos os ramos de atividade, independentemente de ter sido registrada em todas as classes. É o que estabelece o artigo 125 do Código da Propriedade Industrial: “A marca registrada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

¹² TRF2 AC 200351015407079 AC 359015, Primeira Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 29/08/2008.

V – Referências bibliográficas:

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. Manual de Direito das Marcas – Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra fraude e a concorrência desleal. São Paulo, Pillares, 2007.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. A Distintividade das Marcas – Secondary Meaning; Vulgarização; Teoria da Distância. São Paulo, Saraiva, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª edição. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2003.

LOPES, Rodrigo. A Lei da Propriedade Industrial e o Tratamento Conferido às Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas. Revista ABPI n.º 90, 2007.

Fonte: Revista ASPI Nº2, DEZ/2018 A MAR/2019.