Competência em Ações de Propriedade Industrial
*Por Marcos Keresztes Gagliardi (sócio sênior)
A questão da competência em ações judiciais é matéria primordial e de estudo constante, pois se trata de um primeiro aspecto processual a ser considerado, quando se cogita a movimentação da máquina jurisdicional em prol da defesa de direitos.
Podemos defini-la como o poder legal atribuído a um juiz, para julgar processos judiciais de acordo com a matéria; as pessoas envolvidas e, ainda, a localidade para o trâmite processual.
Dentro da prática do Direito, há diversos tipos de ações, que de acordo com a matéria, local e interesse a ser tutelado, possuem regras de competência a serem observadas pelo autor/proponente da ação judicial, pois caso não se observe as regras de competência, a ação poderá ser indeferida de pronto, ou ainda, quando cabível, remanejada ao foro competente para julgar a questão.
Por exemplo, algumas ações só podem ser manejadas no Juizado Especial Cível; outras, no juízo cível comum; ainda outras na esfera federal, como ações contra o INSS; de escopo trabalhista, e contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, dentre outros.
No caso de ações focadas no tema de Propriedade Industrial, temos igualmente regras de competência a observar e seguir.
Como a matéria versa sobre direitos relativos à concessão de registro de marcas; expedição de cartas-patente; e registros de desenho industrial, a competência absoluta para tratar destas questões é exclusiva da justiça federal. Tal atribuição é delineada na Constituição Federal em seu artigo 109, como visto:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”
Assim, sendo o INPI uma autarquia federal, se iguala à União em relação ao foro, incidindo a previsão constitucional acima citada.
E em seu parágrafo segundo, temos a definição sobre a territorialidade:
“§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.”
No caso do INPI, a ação pode ser intentada na cidade do Rio de Janeiro, onde o instituto possui sua sede, ou ainda na seção judiciária da cidade na qual resida o autor.
Portanto, as ações em que se discute a validade de registro de marca e sua consequente anulação; nulidade de carta-patente e de desenho industrial, a competência é da justiça federal, pois obrigatoriamente estas ações devem ser promovidas contra o INPI, que poderá – não necessariamente – ser réu na demanda.
A Lei 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial) traz em seus artigos a seguinte previsão:
“Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”
“Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.”
“Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”
Ou seja, ao INPI incide a imposição de participar sempre de ações nas quais se discuta atos afeitos à atribuição ou delimitação/negação de direitos atinentes à propriedade industrial, perfectibilizando a relação processual. E esta participação pode se dar na figura de réu, ou tão somente, anuente/interveniente do feito.
E referidos artigos demonstram de forma inequívoca, que não é possível à justiça comum processar e julgar ações em que a matéria discutida contenha a anulação de atos e/ou registros conferidos pela autarquia federal – INPI.
Mas a justiça comum não fica fora do processamente e julgamento de ações que versem sobre direitos de propriedade industrial. Em relação aos direitos que envolvam interesses privados e particulares, a competência é da justiça estadual. Dentre o rol de ações possíveis, temos: inibitórias como abstenção de uso de marca e ou trade dress; busca e apreensão de produtos contrafeitos; indenizatórias em geral; etc.
Estas ações não implicam em nenhuma participação do INPI, pois versam sobre interesses privados de titulares de direitos relativos à propriedade industrial, que ao se sentirem ofendidos por terceiros, buscam a reparação e cessação da conduta através do judiciário, e muitas vezes, com pedidos liminares fundamentados no documento expedido pelo órgão federal.
Em julgamento de recurso especial n.º 1.527.232, o STJ fixou a tese sobre competência prevalente da justiça federal, em relação à justiça estadual:
“As questões acerca do trade dress, concorrência desleal e outros afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de demanda entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia Federal.” [1]
Temos então, que os entendimentos sobre esta questão processual de competência restam consolidados, impondo ao operador do Direito sua estrita observância para bem representar os interesses de seu representado.
[1] Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/270996/stj-fixa-tese-repetitiva-sobre-competencia-em-caso-de-nulidade-de-registro-de-marca
